Registrare il marchio del poliambulatorio: intervista all’esperto

Molti dei nostri clienti – poliambulatori e studi medici – che si affidano ai software gestionali GIPO per ottimizzare i processi operativi ed offrire un servizio migliore ai loro pazienti, conoscono l’importanza di essere molto efficienti e competitivi sul mercato, e sanno anche che è fondamentale avere un brand riconosciuto.
Avere un nome, che va tutelato, per rafforzare l’identità del poliambulatorio o dello studio medico.

La protezione del brand passa necessariamente dalla registrazione del marchio.

Per questo abbiamo pensato di intervistare l’Avvocato Enrico La Malfa dello Studio Legale Safety Brand, esperto nella registrazione marchi, e raccogliere alcuni consigli utili per capire quando un poliambulatorio può registrare il marchio, quanto costa, a chi affidarsi e se ci sono dei requisiti da rispettare nella registrazione.

Perché è importante registrare il marchio e quando è bene farlo? 

Registrare il marchio è importante perché solo chi ottiene il certificato di proprietà del marchio – grazie alla registrazione – ne è il legittimo proprietario e può godere dei diritti che la legge accorda ai proprietari dei marchi registrati. Altrimenti, si tratta di un marchio di fatto e chiunque può registrarlo a suo nome.

Non importa che l’azienda, il professionista, il privato o la struttura sanitaria usino il marchio da anni. Se non lo hanno registrato, non è di loro proprietà e qualsiasi concorrente può approfittare della situazione, registrando il marchio a suo nome e quindi far valere i suoi diritti: inviare una diffida al soggetto che usa il marchio di fatto, intimandogli di non usarlo più e obbligandolo a cambiare il nome dell’attività, il nome a dominio del sito web, interrompere le campagne promozionali e ritirare i prodotti dal mercato. Tutti gli investimenti fatti, dalla creazione del marchio, al posizionamento SEO, possono andare in fumo in poco tempo. Inoltre, il legittimo proprietario del marchio ha il diritto di rivolgersi ad un giudice e chiedere a chi usa il marchio di fatto di pagare un risarcimento danni ed una penale per ogni giorno in cui il marchio viene utilizzato.

La legge italiana potrebbe accordare alcuni diritti sul marchio di fatto, ma perché questo sia possibile, è necessario imbarcarsi in un’azione giudiziaria estremamente costosa e dal risultato incerto. Quindi noi consigliamo di registrare il marchio fin da subito, agli inizi dell’attività.

Quanto costa registrare un marchio?

La spesa per la registrazione del marchio non è facile da quantificare perché non esiste una registrazione unica a livello mondiale, ogni Paese ha le sue regole, procedure e tassazioni, che cambiano continuamente.

Possiamo dire però che sono due le principali voci di spesa da considerare: il compenso del professionista che si occupa della pratica di registrazione – a meno che non si decida di registrare in autonomia – e le tasse di registrazione richieste dai singoli uffici (italiano, europeo, internazionale o dei singoli paesi in cui si intende registrare), che costituiscono la voce di costo più importante. Dopodiché, la spesa per la registrazione del marchio dipende anche da altri due fattori: la territorialità, cioè in quali e in quanti Stati si vuole operare ed il numero di classi merceologiche da coprire.

Per dare un’indicazione generale, le tasse per la registrazione del marchio in Italia, per una sola classe merceologica, ammontano a 177 Euro per 10 anni di validità (se ci si rivolge ad un professionista). Se si vuole registrare il marchio a livello europeo, invece, le tasse ammontano a 850 Euro per 10 anni di validità. Invece, per la registrazione fuori dall’UE, la spesa cambia a seconda dei casi.

Il marchio deve avere determinate caratteristiche per poter essere registrato?

Sì. Per essere registrato, il marchio deve rispondere ad una serie di requisiti di legge, altrimenti l’Ufficio registrazione marchi lo rigetterà.

I requisiti sono liceità, verità, originalità e novità.

Per rispettare il requisito della liceità il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali, ritratti, nomi o pseudonimi di altri (senza aver prima chiesto il consenso agli interessati).
Per rispettare il requisito della verità, non deve contenere segni che possono ingannare il pubblico, per esempio sulla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi rappresentati.
Perché sia originale, invece, il marchio deve distinguersi da tutti i prodotti, servizi, attività dello stesso tipo presenti sul mercato in quella categoria merceologica. Quindi deve avere capacità distintiva. Significa che non può contenere denominazioni generiche del prodotto o del servizio rappresentato, termini che possono descriverlo e termini di uso comune nel commercio come, per esempio, i “extra” o “super”.  Infine, per rispettare il requisito della novità, il marchio non deve essere uguale o simile ad un altro marchio già registrato.  

Quindi è meglio evitare il fai da te. Ma a chi affidarsi per la registrazione del marchio?

Per registrare un marchio si può procedere anche autonomamente, ma non è consigliabile perché spesso chi registra da sé ha alte probabilità di commettere errori. Prima di tutto potrebbe chiedere di registrare un marchio che non rispetta i requisiti di legge e quindi l’Ufficio rigetterà la sua domanda.

Ma ci sono anche altri rischi. Per esempio, in fase di deposito, bisogna scegliere per quali classi merceologiche chiedere la tutela, definire che tipo di marchio registrare – marchio figurativo, denominativo o figurativo contenente elementi denominativi – e chi non conosce la materia potrebbe facilmente sbagliare.
In ogni caso, chi registra da sé rischia di non ottenere mai la registrazione del marchio o di ritrovarsi con un certificato che non vale nulla. L’unico modo per sanare la situazione sarebbe quello di registrare nuovamente il marchio con tutti gli adempimenti e gli oneri che questo comporta.

E nel caso in cui ottenesse la registrazione, c’è sempre la possibilità che il proprietario di un marchio già registrato faccia opposizione. In questo caso è necessario rispondere in tempi brevi a questioni molto tecniche, che solo gli addetti ai lavori conoscono bene.

Affidarsi ad un professionista abilitato e con esperienza mette al riparo da tutti questi rischi.

Non solo, un professionista può anche consigliare la strategia migliore per tutelare il brand, proteggerlo in caso di contestazioni e far valere i diritti del legittimo proprietario, nel caso in cui qualcuno usi il suo marchio registrato.  

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